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科创板IPO知识产权诉讼专题(第2期)——海外知识产权诉讼的预防与应对

来源:爱集微

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06-15 15:23

目录

一. 科创板IPO进程中遭遇海外知识产权诉讼案例

二. 遭遇海外知识产权诉讼后的应对

三. 全球各国家/地区法律关于专利侵权赔偿的规定

四. 拟科创板IPO企业的预防策略

五. 关于爱集微

六. 关于爱集微知识产权团队

七. 科创板IPO知识产权诉讼专题(第1期)

自2019年6月13日科创板正式开板以来,三年间因知识产权诉讼问题而未能成功登陆科创板上市的企业屡见不鲜。爱集微《科创板IPO知识产权诉讼专题》第一期曾针对相关诉讼涉及的专利侵权、专利权属争议、商标/著作权侵权、专利无效等情形作出分析。相较于发生在国内的诉讼,IPO进程中若遭遇在海外提起的知识产权诉讼狙击,受制于不同国家/地区的法律以及司法实践的差异、知识产权纠纷判罚标准的不同、海外律师费等相关开支的巨大,企业往往需要付出更高的代价加以应对。

本期专题围绕科创板IPO进程中遭遇海外知识产权诉讼的典型案例,结合各国法律关于知识产权侵权赔偿的相关规定,为拟申报科创板企业在预防和应对海外知识产权诉讼方面提供参考。

一. 科创板IPO进程中遭遇海外知识产权诉讼案例

· 深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”)主要从事基因测序仪的研发与销售,其科创板上市申请于2020年12月7日被受理。据其招股书披露,华大智造存在被全球基因测序巨头美国Illumina公司诉知识产权侵权的系列诉讼,涉及美国、德国、比利时、瑞士、英国、瑞典、法国、西班牙、中国香港、丹麦、土耳其、芬兰等12个国家或地区,案由包括专利侵权、商标侵权和不正当竞争。在IPO被受理后,该系列诉讼更是蔓延至包括意大利、日本、希腊、匈牙利、捷克在内的17个国家或地区。其后,华大智造也对Illumina 发起反诉。

席卷全球的诉讼给华大智造带来了沉重的财务负担,2022年3月17日,美国一家法院判决华大智造需赔偿Illumina 800万美元,此前在德国、英国等地区的专利侵权案亦裁定华大智造需向Illumina支付赔偿。除去败诉需支付的赔偿外,据披露,2019年和2020年1-9月,华大智造仅在聘请海外律师等诉讼费上的花费即分别高达3700万和近1.3亿人民币。不过,华大智造的反诉迎来转机,据其于2022年5月7日发布的声明,美国的一家法院裁定illumina故意对华大智造的“双色测序技术”专利侵权,应支付华大智造3.34亿美元赔偿。

· 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称”浩辰软件“)主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务,其从2015年开始即陷入与ITC(The IntelliCAD Technology Consortium,系由CAD开发公司组成的非盈利组织)在美国和中国的知识产权诉讼纠纷,包括商业秘密、著作权纠纷。浩辰软件于2020年12月进入上市辅导流程。四个月后的2021年4月,浩辰软件与ITC达成全球范围内由商业关系引发的诉讼的全面和解,由浩辰软件支付和解金420万美元,结束了这场纠葛近六年的纠纷。其后,浩辰软件的科创板上市申请于2021年11月30日被受理。与ITC的知识产权诉讼纠纷除让浩辰软件付出高额和解金外,还导致浩辰软件仅2020年境外诉讼律师费用即高达784.29万元人民币

· 晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)主要从事太阳能光伏组件、电池片、 硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。在科创板首轮问询中,审核机构关注到晶科能源及其控股子公司作为被告,尚未了结的且未履行金额或涉案金额超过1,000万元人民币或金额尚未确定的诉讼、仲裁案件共5起。涉及韩华在美国、德国和澳洲提起的专利侵权诉讼

· 阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“阿特斯”)核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,其科创板IPO于2021年6月28日被受理。招股书显示,阿特斯及其控股子公司在海外多个地区存在尚未了结的专利侵权纠纷的诉讼、仲裁案件。包括国际太阳能组件供应商Maxeon Solar Technologies以阿特斯的生产组件侵犯其日本专利为由,在日本提出请求赔偿1,000万日元;The Solaria Corporation在美国提起的专利侵权诉讼,要求阿特斯赔偿其利润损失、价格损失及合理的特许权使用费不低于叠瓦式太阳能电池组件自2019年12月31日起形成收入的10%。其后,阿特斯或关联公司对涉案专利提出无效请求。后续阿特斯与Maxeon在日本就专利侵权诉讼达成和解;根据和解协议条款,阿特斯将撤回对Maxeon的叠瓦太阳能组件专利无效的挑战,并停止在日本销售叠瓦太阳能组件,直至2025年第二季度。

此外,在阿特斯科创板IPO审核进程中,美国Advanced Silicon Group Technologies, LLC依据《美国1930年关税法》第337节规定(“337调查”),向美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission,以下简称ITC)提出申请,指控阿特斯对美出口、在美进口或在美销售的特定具有纳米结构的硅光伏电池片和组件及其下游产品侵犯其专利权,要求阿特斯赔偿合理的特许权使用费,同时请求法院禁止阿特斯及其子公司、分公司在未来直接或间接侵犯涉案专利权。据阿特斯披露,涉案产品2020年在美国的销售收入合计为5,839.31万元人民币,若按照该产品销售收入的10%估算并主张特许权使用费,阿特斯将面临的特许权使用费索赔额约583.93万元人民币

· 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和股份”)主营业务为光伏银浆产品,其于 2020 年12月4日以800万美元价格向三星 SDI、无锡三星购买了与光伏银浆生产相关的设备及境内外专利或专利申请权、非专利技术及专利交叉许可等无形资产。

聚和股份的科创板IPO申请于2021年6月29日被受理。两个月后的2021年8月31日,江苏索特以聚和股份侵害发明专利权为由向苏州中院提起两起诉讼并获立案受理;2021年9月1日,江苏索特的全资子公司Solar Paste,LLC就聚和股份、东方日升及其美国子公司Risen Energy America,Inc侵害发明专利权纠纷向美国法院提起诉讼,认为聚和股份制造的导电浆料产品落入其五项美国专利的保护范围内、东方日升使用聚和股份的导电浆料制造太阳能电池板并销售至美国,损害了Solar Paste,LLC的利益,要求聚和股份支付包括过去侵权损害赔偿、恶意侵权三倍罚款、律师费用等。

值得注意的是,江苏索特子公司 Solar Paste的涉诉专利由美国杜邦受让而来,而聚和股份的核心技术人员与专利多来自三星SDI。而早在2014年8月,美国杜邦与三星SDI即曾发生光伏浆料专利大战。聚和股份申报科创板IPO后在中美两地遭遇的专利诉讼狙击,可视为行业国际巨头早期布局的专利在易主后的余威爆发。

· 昱能科技股份有限公司(以下简称“昱能科技”)主要致力于建筑光伏一体化的微逆变器系统的研发和产业化,其科创板上市申请于2021年6月29日被受理。据其招股书披露,Tigo Energy Inc.(以下简称“Tigo”)分别于2020年6月1日和2020年8月19日,在美国起诉昱能科技子公司在美国销售的智控关断器产品侵犯其两项专利。随后,昱能科技子公司于2020年10月和2021年2月,向美国专利审查与上诉委员会提请宣告两项涉诉专利无效。

2021年4月9日,Tigo再次在美国起诉昱能科技及其子公司在美国销售的智控关断器产品侵犯其五项专利。仅12天后的2021年4月21日,昱能科技与Tigo就知识产权事项和相关诉讼达成和解协议。随后,Tigo 撤回此前的诉讼。根据和解协议,未来在涉诉专利有效期内,昱能科技在美国销售的智控关断器产品,将按单台智控关断器可连接的太阳能电池组件数量乘以单位使用费的形式向 Tigo 支付专利许可费。此案还产生律师费用合计627.40万元人民币,并导致了昱能科技2021年1-6月管理费用率由2020年的4.71%上升至6.20%

二. 遭遇海外知识产权诉讼后的应对

由以上案例不难发现,竞争对手选择以IPO前后的时机在海外发起知识产权诉讼,有基于利用相关企业为消除未决诉讼对科创板上市审核的影响、从而更容易实现诉讼利益最大化的考虑。例如,浩辰软件、阿特斯、昱能科技均是在IPO进程中与原告达成和解协议,从其和解条件来看,实际上均作出了较大让步。同时,诉讼地的选择也体现了对各国法律法规的充分利用,典型如美国337调查,国际巨头常将337调查与美国当地专利诉讼作为非市场化的商业竞争手段,给被调查企业造成沉重的时间成本与经济负担。并且,对国内企业来说,应对海外诉讼的律师费用高昂,上述科创板企业中为海外诉讼支付高达数百万至上亿元律师费的比比皆是。针对科创板企业的海外诉讼狙击的显著特点还在于,为达到诉讼目的,竞争者往往以多项知识产权在多地发起多起诉讼,例如Illumina在十多个国家/地区起诉华大智造、Tigo先后以多件专利多次起诉昱能科技直至对方妥协和解、韩华与晶科能源的专利诉讼,皆是如此。另外,海外知识产权诉讼还呈现出产业特点,重点产业如光伏等诉讼多发,且该领域企业还容易遭遇来自多家竞争对手的知识产权诉讼轮番狙击,例如阿特斯,先后遭到来自三家竞争对手的专利侵权诉讼;聚和股份的专利诉讼也反映了光伏银浆技术上的统治力之争。

对于企业而言,在IPO的重要关口遭遇海外知识产权诉讼,虽存在迅速解决以避免影响上市审核的迫切需求,但并不必以利益让步为条件而一味妥协。另外,对当地知识产权制度与诉讼程序的陌生可能也限制了企业的应对策略。国际上允许的侵权抗辩理由多达三十余种,除我国企业常用的不侵权抗辩、诉讼主体资格抗辩、依法免责抗辩、专利无效抗辩、公知技术抗辩、经济合同抗辩、超期诉讼抗辩、禁止反悔原则抗辩外,还可考虑充分公开原则抗辩、证据不可信抗辩、发明实际范围抗辩、侵害公众利益抗辩、通过诉讼干扰正常的商业竞争抗辩等其他抗辩理由。

而对于手握反制知识产权的企业来说,在遭遇知识产权诉讼狙击后化防守为进攻,也是重要的应对方式。例如华大智造与Illumina间的诉讼,在前期全球各地多起诉讼判决均不利的情况下,华大智造亦有机会在反诉中迎来重大转机。当然,选择何种应对方式,应当在对相关诉讼前景的客观评估基础上,结合自身技术先进性、经济实力与知识产权储备等多因素综合评判后决定。

虽然IPO进程中未决知识产权诉讼是科创板上市重点审核的议题,但事实上未决诉讼的存在并非必然导致科创板上市失败,总体而言在于判断相关诉讼对企业持续经营的影响程度。通常而言,关于诉讼问题常规的考虑要点包括评估涉案赔偿金额占其年营业收入的合计比例、诉讼/仲裁是否对企业持续经营产生重大不利影响、是否构成实质性法律障碍等。

因此,诉讼导致可能涉及的赔偿金额与相关开支的准确合理评估,是至关重要的议题。但是,知识产权诉讼纠纷的损害赔偿金额的量化计算本身即是行业难题,对于海外发生的知识产权诉讼而言,由于各国关于知识产权的法律法规存在差异,更是导致相关问题复杂难解。下文以知识产权诉讼中占比较多的专利侵权诉讼为例,简要分析全球其他国家/地区法律有关专利侵权赔偿的规定,以供参考。

三. 全球各国家/地区法律关于专利侵权赔偿的规定

《与贸易有关的知识产权协议(TRIPs)》第45条关于损害赔偿的规定如下:对于已知或有充分理由应知自己从事之活动系侵权的侵权人,司法当局应有权责令其向权利人支付足以弥补因侵犯知识产权而给权利持有人造成之损失的损害赔偿费。司法当局还应有权责令侵权人向权利持有人支付其开支,其中可包括适当的律师费。在适当的场合即使侵权人不知道,或没有充分理由应知自己从事的活动系侵权,成员国仍可以授权司法当局责令其返还所得利润或令其支付法定赔偿额,或二者并处。

《欧盟知识产权执行指令》第13条关于损害赔偿规定,当司法机关确定赔偿额时:(a)须考察所有相关方面,例如不利经济后果,被侵权人的逸失利益,任何侵权人获得的不当利益,且在适当情形下其他非经济因素,如精神损害;或(b),作为(a)的替代,基于各种因素,如至少若侵权人曾请求知识产权授权时的合理许可费或费用,来确定一项总数额。当侵权人不明知或应知自己从事了侵权行为,则成员国可以授权司法机关下达返回利润或支付赔偿额,且可以是事先确定的数额。

美国《专利法》第 283条和284条分别就专利侵权禁令与损害赔偿金作出规定:法院有权根据公平原则发出禁令,要求侵权方停止侵权。在专利侵权认定成立后,应该判给请求人足以补偿所受侵害的赔偿金,任何情况下,不得少于侵害人使用该项发明的合理使用费;法院还应要求侵权人支付专利权人相应的利息和开支。不论由陪审人员还是由法院决定,法院都可以将损害赔偿金额增加到原决定或估定的数额的三倍

德国《专利法》第139条规定:(1)对任何违反第9条至第13条规定实施专利的人,被侵权人可以请求制止其连续性侵权行为,也可请求制止其一次性侵权行为。(2)任何故意或者过失侵犯专利权的人,对被侵权人因此产生的损害负有赔偿义务。侵权损害的赔偿数额,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额也可以按照侵权人作为发明的实施许可人时应支付的合理补偿费确定。

而我国《专利法》第71条规定:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

尽管专利侵权赔偿的司法审判还需考虑过往判例、分摊规则等多种因素,但总体而言,各国家/地区的专利侵权赔偿认定所需参照的因素主要包括专利权人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、专利许可使用费。另外,我国要求原告在起诉时即在诉讼请求中明确损害赔偿具体金额;而诸多其他国家/地区的诉讼程序在起诉时并不要求原告明确具体索赔金额,而是在经审理认定被告存在侵权行为后,再进行损害赔偿额确定的审理。此外,各国家/地区基本上均有惩罚性赔偿的相关规定,除侵权的主观故意外,在诉讼审理过程中的刻意隐瞒证据等行为,也往往会被处以惩罚性判决,在海外诉讼中需加以格外注意。

四. 拟科创板IPO企业的预防策略

对于具有海外业务的拟申报科创板IPO企业,为避免IPO进程中在海外遭遇知识产权诉讼狙击,可从如下几个方面加以预防。

一是知识产权实力的完善,注重海外市场专利、商标、著作权等知识产权的布局,避免在当地生产经营业务已展开,却无相关知识产权“武器”的窘境。对于专利布局等具有一定技术门槛并依赖于行业经验的工作,可在前期委托专业机构介入。另外,通过收购的方式取得重要知识产权,获取防御或进攻实力,也是可重点考虑的方式。

二是潜在风险的早期排查,通过专业法务团队或者聘请外部专业人员等方式,对海外市场的知识产权制度和市场规则进行充分的调研。对于主要竞争对手在当地的知识产权加以监控,可聘请有资质的机构出具FTO(Free to Operate,自由实施)报告、专利预警报告等。如若发现有侵权隐患,及早制定应对措施,例如修改产品或设计,或者与相关专利权人提前沟通,争取以最小的成本或代价规避诉讼,同时在一定程度上也能避免被判罚故意侵权赔偿。

三是企业制度的完善,企业应制定合理的制度以适应知识产权保护与风险规避的需求,例如建立专利的分级管理制度、证据材料管理机制、商业秘密的保护制度、应对知识产权诉讼和风险防控的必要财务支持等。

四是合作团队的储备,若遭遇诉讼后,需要在短时间内迅速聘请专业律师组建应诉团队。但若事先对服务团队的专业水准缺乏认知,一是可能无法短期找到合适的合作团队,二是可能由于缺乏信任等原因导致合作嫌隙,海外诉讼尤其如此。因此,企业可在平时涉及知识产权的业务过程中储备具有不同业务优势的合作团队,对其进行实力考察与遴选,以便在遭遇突发诉讼时能够从容应对。

五是谈判策略的拟定,遭遇知识产权纠纷,无论是否进入诉讼程序,均存在与相关权利人进行谈判的可能。企业可在平日工作中充分收集过往的行业案例、经济与产业状况等信息,模拟遭遇诉讼后可能出现的状况,综合可能的判赔金额、可参照的许可金额、诉讼成本等,提前进行谈判策略的演练,从而在突发诉讼来临时能更容易摸清对方的心理预期,通过谈判实现利益的最大化。

五. 关于集微

爱集微成立于2008年,在北京、上海、深圳、厦门、南京均有业务布局,是面向全电子行业产业链,集行业融媒体矩阵、企业品牌营销策划、投融资服务、产业链知识产权保护、行业研究、职场服务为一体的,ICT领域权威的产业服务机构。

六. 关于集微知识产权团队

“爱集微知识产权”由曾在华为、富士康、中芯国际等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人、商标代理人以及资深专利审查员组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、专利分析、诉讼、许可谈判、交易、运营、一站式托管服务、专利标准化、专利池建设、IPO上市等方面拥有丰富的经验。我们的愿景是成为“半导体行业卓越的知识产权战略合作伙伴”。详询:吴先生(18510589936),ijiwei_ip@lunion.com.cn

七. 科创板IPO知识产权诉讼专题(第1期)

科创板IPO知识产权诉讼专题(第1期)——科创板IPO进程中知识产权诉讼狙击案例与影响

责编: 爱集微

吴万涛

作者

微信:sarang_saram

邮箱:wuwt@lunion.com.cn

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